El contrato de know how o de provisión de conocimientos técnicos: aspectos a ser considerados para su regulación normativa - Núm. 14-2, Junio 2008 - Ius et praxis - Libros y Revistas - VLEX 50282271

El contrato de know how o de provisión de conocimientos técnicos: aspectos a ser considerados para su regulación normativa

AutorHesbert Benavente Chorres
CargoDocente universitario y ex Fiscal Adjunto Superior de la Fiscalía Suprema de Control Interno (Perú).

Docente universitario y ex Fiscal Adjunto Superior de la Fiscalía Suprema de Control Interno (Perú). Doctorante en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México Miembro del Centro de Investigaciones Jurídicas, Justicias Penal y Seguridad Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México (México). Correo electrónico: estudiobenavente@yahoo.com

1. Introducción

A raíz de la publicación realizada en el 2005 por el Ministerio de Cultura de España juntamente con la Editorial Reus de lo que denominé: concepción trialista o tridemensional del Know How (traducido como secretos de empresas), en la que se diferencia el objeto, el contrato y los efectos del mismo, ahora nos ocupa incidir, concretamente, en el contrato de Know How, compartiendo los resultados de la investigación realizada, con el apoyo de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Lima), con fines de fundamentar una próxima positivización en la legislación peruana del referido contrato.

Para ello, consideramos que, para establecer un marco legal regulador del contrato de Know How, se requiere, previamente, determinar lo siguiente:

(a) ¿Qué se entiende por contrato de Know How?

(b) ¿Cuáles son las características del contrato de Know How?

(c) ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de Know How?

(d) ¿Cuáles son los elementos que estructuran el contrato de Know How?

(e) ¿Cuáles son las razones que justifican legislar el contrato de Know How?

Opinamos que, sin resolver previamente estas inquietudes, se carecería del fundamento para regular normativamente esta figura contractual; y para salvar esta eventualidad, el presente estudio se estructura de la siguiente forma:

(a) Concepto del contrato de Know How

(b) Características del contrato de Know How

(c) Naturaleza jurídica del contrato de Know How

(d) Elementos del contrato de Know How

(e) Razones que justifican legislar el contrato de Know How

Plasmándose todo lo aportado en el presente artículo en un proyecto de ley que se adjunta al mismo, con la pretensión que lo señalado pueda ser de recibo en las normatividades de otros países, claro está con la adecuación socio-normativa, que para tales casos, se requiera.

2. Concepto del contrato de know how

A pesar de los pocos estudios existentes en torno al contrato de Know How, se le define como el acuerdo - que tiene relevancia contractual autónoma - con los cuales un contratista comunica a otro contratista los conocimientos dirigidos a la solución de problemas técnicos y que no se hallan cubiertos por patentes, a fin que este último pueda efectivizarlos en su propia actividad empresarial.1

Asimismo, Stumpf lo conceptúa como el contrato que trata sobre un saber (técnico, comercial, económico) no protegido por derechos de tutela industriales, usualmente mantenido como secreto, y cuya explotación le permite al beneficiario no sólo la producción y la venta de objetos sino también otras actividades empresariales.2

Por su parte, Massaguer brinda una definición más extensa de esta figura contractual, dándole mayor énfasis a las prestaciones que la misma genera. En ese sentido, para el jurista español la "Licencia de Know How" - término empleado por el autor en vez de contrato de Know How - es aquel negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas, en virtud del cual, una de ellas (el licenciante) titular de un Know How (el Know How licenciado) autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, y en virtud del cual, el licenciatario o receptor, se obliga por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de producto s o servicios realizados con el empleo del Know How licenciado. 3

Por otro lado, el jurista argentino Cogorno define al contrato de Know How cuando un proveedor se compromete a trasmitir un conocimiento técnico más o menos secreto a un receptor que gozará de los beneficios del mismo y quien se obliga a no devolverlo a terceros, a cambio de un precio denominado Royalty o Regalía".4 Sin embargo, y adelantando nuestra posición, nos alejamos de la definición de Cogorno al señalar que el conocimiento técnico que se transmite contractualmente es más o menos secreto; y ello, porque el carácter de reservado del conocimiento técnico transmitido es una condición sine qua non del Know How, y uno de los incentivos que tienen los contratantes para vincularse.

Finalmente, en el Perú, uno de los más importantes juristas en materia contractual, Max Arias-Schreiber, define al contrato de Know How como: "Aquel contrato que se refiere a la licencia de conocimientos de orden técnico, económico o comercial, no protegidos por la legislación industrial".5

Al respecto, y antes de esbozar nuestra posición con respecto al concepto del contrato de Know How, es menester dilucidar una serie de cuestiones previas, las cuales, por razones metodológicas, las agruparé en cuatro grupos, los cuales son:

a) En lo que respecta a la terminología: ¿contrato o licencia? La doctrina mayoritaria denomina a esta figura como "Contrato de Know How". Sin embargo existe un sector en la doctrina, específicamente la española, así como, autores como Linden, Arias-Schreiber, Figueroa Bustamante, entre otros, que emplean la terminología: "Licencia de Know How". Asimismo, un sector minoritario emplean otros términos, tales como: "Cesión de Know How", "Licencia Industrial", "Cesión de Tecnología", "Contratos de Asistencia Técnica" o "Contrato de Engineering".6 No obstante, es en el empleo de las voces "contrato" y "licencia" las que suscitan mayores discusiones. Editorial Alternativas, Lima, 1994, p. 284). Asimismo, Guzmán Espiche indica que: "...puede generar ambigüedad el denominarlo o concebirlo como una "Licencia", toda vez que existe, como se sabe, un genuino contrato de Licencia de Patente... se trata por tanto de un permiso que una parte (Cedente) confiere a la otra parte (Beneficiario), tal permiso puede equivaler sensu lato a una licencia, sin embargo, por las razones ya indicadas debe soslayarse utilizar el concepto". (Guzmán Espiche, Luís, "Algunas consideraciones del contrato de Know How", Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 02, p. 52). Por otro lado, Sidney Bravo precisa esta figura jurídica como: "Es un contrato innominado, ídem atípico, a través del cual una parte conviene con otra el otorgamiento de un conocimiento industrial, tecnológico, etc., de carácter secreto". (Bravo Melgar, Sidney Alex, Contratos modernos empresariales, Tomo I. Editorial Fecat, Lima, 1997, p. 503). Asimismo, Figueroa Bustamante lo conceptúa como: "El contrato de transferencia de tecnología, en virtud del cual, el licenciante concede el uso de la tecnología a favor del licenciatario que está obligado a pagar las regalías, en relación a las ventas netas". (Figueroa Bustamante, Hernán, Temas de Derecho financiero, bancario y bursátil. Editorial San Marcos, Lima, 1998, p. 110). Finalmente, Sierralta Ríos lo define como: "Un contrato comercial necesariamente escrito y a plazo determinado por el que se transmite el uso, disfrute y la explotación de un conocimiento técnico, comercial, científico o industrial, usualmente secreto y cuyo beneficiario se obliga a no develarlo a terceros y a un pago obligatorio que puede ser fijo o un porcentaje sobre el valor de las ventas del usuario. Se diferencia del contrato de licencia no porque no tenga patente, sino por el carácter secreto, formal, a término y oneroso, en ese estricto orden". (Sierralta Ríos, Aníbal, "Aspectos jurídicos-económicos de las inversiones extranjeras" en Derecho internacional económico, Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1993, p. 115).

En efecto, los argumentos que formulan para fundamentar el empleo de la terminología "Licencia de Know How" son: 1) el Know How no es ningún tipo nuevo de contrato, sino que, es el posible objeto de diversos contratos (compraventa, licencia, cesión, etc.); hablar de contrato de Know How resulta tan absurdo como podría ser hablar de contrato de patente. La mayoría de los llamados contratos de Know How son contratos de licencia o cesión de Know How;7 2) es una licencia porque sólo se concede el derecho de explotación a cambio de una contraprestación;8 y, 3) es perfectamente diferenciable la licencia de Know How con la licencia de patentes; siendo esta última registrada y protegida (al ser ésta susceptible de registro igual que la marca); asimismo, la licencia de patente implica una mera autorización que se concede al licenciatario para la explotación del invento patentado, siendo la licencia de Know How más que una simple autorización.9

Asimismo, en el derecho comparado se han realizado trabajos tendientes a encuadrar una variedad de acuerdos bajo el término "licencia"; así, por ejemplo, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial, para quien en un acuerdo de licencia normal, el licenciante (dueño de la tecnología) otorga, vende o permite al licenciatario, el derecho de usar ciertos derechos de propiedad industrial y/o experiencias técnicas (Know How) que posee. Estos derechos pueden incluir patentes, marcas, Know How y asistencia técnica.10

Por otro lado, los que consideran inaplicable el empleo del término "Licencia" argumentan lo siguiente: 1) se confunde con el genuino contrato de licencia de patente;11 2) se diferencia del contrato de licencia porque el contrato de Know How es secreto, formal, a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR