Contrato de licencia
| Autor | Ricardo Sandoval López |
| Cargo del Autor | Profesor Catedrático Visitante, Universidad Carlos III, Madrid, España. Miembro de International Academy of Commercial and Consumer Law, EE.UU. |
| Páginas | 333-352 |
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Capítulo XIII
CONTRATO DE LICENCIA
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Ideas generales. En materia de expansión internacional el contrato de licencia constituye un acuerdo entre dos empresas de distintos países, por medio del cual una de ellas, llamada empresa licenciante, concede a la otra, denominada empresa licenciataria, el derecho a usar una patente, una marca registrada, un proceso productivo, un secreto comercial u otros activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial (initial free payment) o de un pago periódico llamado royalty, o de ambas retribuciones a la vez.
Para la empresa licenciataria este contrato representa un medio de acceder a una tecnología, a una marca o a otro activo intangible del cual carece y que le costaría mucho dinero, tiempo y esfuerzo desarrollar internamente. Un ejemplo de contrato de licencia es el caso de la empresa francesa Lacoste, fabricante de vestimentas deportivas de reconocido prestigio en todo el mundo, que se elaboran por empresas licenciatarias independientes en cada uno de los países en que se venden, pero con el diseño y bajo control de calidad de la empresa licenciante.
Desde el punto de vista de la empresa licenciante, existen varias razones que justifican emplear el contrato de licencia como forma alternativa de expansión internacional. En efecto, la celebración de un contrato de licencia es una posibilidad válida de sustituir a la exportación, cuando los costos del transporte encarecen demasiado el producto en el país de destino, o cuando en ese país las barreras a la importación o las restricciones de divisas son tan altas que impiden la im-
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portación de dicho producto. Pero la ventaja básica de la empresa licenciante radica en el hecho que otorgar la licencia no cuesta nada, pues el producto o proceso objeto de la misma ya ha sido desarrollado y, sin embargo, por la sola circunstancia de celebrar este contrato logra obtener ingresos adicionales.
Asimismo, el otorgamiento de una licencia es una alternativa válida para sustituir una inversión directa en otro país, cuando dicho país limita o prohíbe la inversión extranjera. Existen también otras circunstancias en las cuales la celebración de un contrato de licencia puede ser más conveniente que realizar la instalación de una subsidiaria de producción. Así ocurre en los siguientes casos:
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cuando el clima político del país de destino de la inversión directa hace difícil la repatriación de beneficios o eleva el riesgo de expropiación;
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cuando el tamaño del mercado en dicho país no compensa el esfuerzo de invertir en él;
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cuando no existen suficientes y adecuadas materias primas y componentes, o no se cuenta con todos los trabajadores especializados que se requieren;
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o cuando, simplemente, la empresa no desea invertir en el extranjero ni involucrarse en el complejo problema de dirigir a distancia.
No obstante que la licencia presenta ventajas para el licenciante y para el licenciatario, ella tiene también ciertos inconvenientes. La desventaja más evidente consiste en que la empresa licenciante reduce su potencial de beneficios por haber comprometido menos recursos en penetrar al mercado de destino. Pero el inconveniente más grave suele ser que al dejar el licenciante el control de las operaciones en manos del licenciatario, corre el riesgo de perder su reputación, si este último produce por debajo de los estándares de calidad o comercializa siguiendo prácticas que atentan contra el pres-
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tigio de la marca. Es lo que le ocurrió en Estados Unidos a la empresa propietaria de la marca Lacoste: la empresa licenciataria local siguió una estrategia de venta masiva convirtiendo la marca en una moda más. Cuando pasó la moda, la marca dejó de venderse.
Por último, la empresa que concede la licencia corre el riesgo de que el licenciatario se convierta en su competidor en otros mercados al extender su jurisdicción a un ámbito geográfico indebido, o al desarrollar su propia tecnología apoyándose fuertemente en lo aprendido durante la validez de la licencia. Este último es el caso de muchas empresas japonesas que obtuvieron licencias americanas en la década de los cincuenta y sesenta, y se han dedicado luego a competir en el mercado americano con su propia tecnología, desarrollada a partir de la adquirida mediante licencias.
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Concepto de licencia. Según su sentido natural y obvio, la expresión licencia significa la facultad o permiso para hacer una cosa. En un sentido más cercano a lo jurídico, la licencia es la concesión por el titular de un derecho de una autorización para hacer aquello que, de no contar con dicho permiso, constituiría una infracción de tal derecho.
En el ámbito del derecho, el concepto de licencia alude a la figura contractual denominada licencing, o bien royalty (regalía), que se emplea como mecanismo de transferencia de tecnología y muchas veces constituye la base sobre la cual se estructuran otras figuras contractuales más complejas dentro del ámbito mercantil, como ocurre en el caso de la franquicia comercial o franchising. La licencia importa asimismo una forma jurídica de colaboración entre empresas.
En la doctrina española, Guillermo Jiménez Sánchez define la licencia como “un contrato en cuya virtud el licenciante, no obstante conserva su condición de titular de la patente, autoriza mediando una remuneración y por un período de tiempo establecido, al licenciado para que ejercite todas o
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algunas de las facultades que como titular de la patente, el Ordenamiento le atribuye”.1
En la doctrina nacional, Gabriela Paiva Hantke señala que el contrato es “un permiso que otorga el dueño de una patente para que un tercero utilice el invento que ella cubre, por no querer o no poder explotarlo personalmente o como una manera de aprovecharlo y obtener utilidades, explotación que concede el patentado por un plazo determinado y a cambio del pago de un precio.2
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Elementos del contrato de licencia. De la noción jurídica de licencia se deduce que el contrato está integrado por los siguientes elementos:
a) el objeto, que es el permiso concedido por el dueño de la patente para que un tercero utilice o explote el invento, la marca, o el derecho de que se trata, sin que ello importe la transferencia del dominio de dicho derecho;
b) el precio que el licenciatario debe pagar al licenciante por el uso o la explotación del derecho. Sin embargo, nada obsta a que el licenciante otorgue el permiso en cuestión en forma gratuita, por mera liberalidad, aunque lo normal es que la licencia sea onerosa;
c) la explotación o uso del derecho licenciado se concede por un plazo determinado, que no podrá exceder de la duración de la patente del invento o marca de que se trata. -
Problemas que suscita la noción de licencia. Las principales dificultades conciernen, por una parte, al contenido de la licencia, esto es, los derechos que pueden ser objeto de ella, y, por la otra parte, lo que debe entenderse por regalía.
Tratándose del contenido de la licencia, la doctrina nacional lo limita al permiso que otorga el dueño de una paten-
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te para que otro utilice o explote el invento que ella protege, de manera que sólo pueden licenciarse los inventos que han sido patentados.
Creemos que el contenido de la licencia no puede limitarse tan solo a ceder el uso de una patente, porque al ser de esta manera, quedan fuera del objeto de este contrato otros derechos industriales, como las marcas comerciales, los modelos de utilidad, los diseños industriales y además todo otro privilegio que las leyes sobre la materia puedan establecer. El contrato de licencia tiene por objeto otorgar permiso para explotar cualquier tipo de propiedad industrial, esté o no amparada por una patente. Nuestra posición se funda en el Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, que admite las licencias cuyo objeto son otros derechos diversos de la patente, que no tienen este amparo legal, como es el caso de las licencias sobre knowhow.
En lo tocante al concepto de regalía (royalty), el origen de esta noción se remonta a los tiempos de la monarquía absoluta. En esa época el rey tenía derechos exclusivos sobre ciertas cosas (minas de plata, carreteras, etc.), sobre las cuales permitía su uso o explotación a cambio del pago de un precio que se denominaba regalía. En la actualidad, el significado jurídico de la palabra regalía se ha entendido básicamente de dos maneras diversas, aunque relacionadas entre sí. En una primera acepción la regalía alude al contrato mediante el cual se permite el uso o explotación de un derecho. Así entendida, la regalía es sinónimo de contrato de licencia. Un segundo sentido de la expresión regalía concierne al nombre que recibe el precio en los contratos de transferencia de tecnología, particularmente en el contrato de licencia. Este precio puede consistir en un monto único, en pagos periódicos por el tiempo que dure el contrato, o bien, en un porcentaje sobre las ventas de productos que se elaboren con la tecnología licenciada.
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Características del contrato de licencia. El contrato de licencia es un contrato bilateral, normalmente oneroso, con-
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mutativo, principal, innominado o atípico, solemne y de tracto sucesivo.
Es bilateral en la medida en que las partes contratantes se obligan recíprocamente: El licenciante se obliga a permitir el uso o explotación del invento y el licenciatario a pagar por dicho permiso un precio (art. 1439 del Código Civil). No obstante que la licencia sea gratuita y que el licenciatario no tenga la obligación de pagar un precio, el contrato sigue siendo bilateral, porque sobre este último pesa la obligación de explotar el invento bajo los términos y límites que señale el contrato. Esta obligación se justifica porque la explotación es el objeto del contrato, y sin ella el licenciante correría el riesgo de un mal uso de...
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