Corte de Apelaciones de Santiago, 5 de octubre de 1999. Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A. con Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. y otro (recurso de protección) - Núm. 3-1999, Septiembre 1999 - Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales - Libros y Revistas - VLEX 228045270

Corte de Apelaciones de Santiago, 5 de octubre de 1999. Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A. con Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. y otro (recurso de protección)

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Confirmado por la Corte Suprema el 27. 10.1999 (Rol 3.662-99) con el voto en contra de un ministro y de un abogado integrante, cuyo texto se transcribe al final de sentencia.

Sobre protección y marcas vid. entre otros, recientemente, Equipos Hoteleros Ltda., en t. 95 (1998) 2.5, 267-270 y nota con indicación de otros casos.


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LA CORTE:

Vistos:

La Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A., domiciliada en San Carlos 107, Valdivia y Avda. Andrés Bello 2711, 6º piso, Santiago, representada legalmente por su Gerente General señor Jorge Atton Palma, deduce recurso de protección en contra de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. por pretender apropiarse y usar ilegal y arbitrariamente el nombre genérico "Telefónica", como nombre, marca e imagen, corporativa, en perjuicio de todas las empresas que se dedican al rubro especialmente de su representada que es conocida precisamente con esta denominación en las regiones X y XI en la ciudad de Temuco, amagan

do el derecho de propiedad que la asiste y el derecho a desarrollar libremente cualquiera actividad económica.

Asimismo, extiende su acción en contra del Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por haber acogido a tramitación la solicitud de la marca telefónica, para la telefónica S.A., que es Telefónica de España S.A., controladora de C.T.C., como una solicitud mixta, de etiqueta y marca y la solicitud de la etiqueta y marca mixta de Telefónica Chile, en favor de Telefónica S.A., ambas en abierta transgresión a lo dispuesto en los artículos 5, 17 inciso , 19 y 20 letras f) y j) de la ley 19.039 de Propiedad Industrial y del artículo 10 bis del Convenio de París. Señala a su vez que su representada fue discriminada ilegalmente al haberse rechazado de oficio la solicitud por la cual pretendió registrar la marca Telefónica Nacional.

Expresa que Telefónica del Sur y Telefónica Coyhaique fueron inscritas en el registro respectivo tanto en su logo como en su denominación el 6 de junio de 1991 y el 22 de junio de 1993, habiendo inscrito con posterioridad más de 40 marcas entre logos, frases de propaganda y denominaciones que contienen en forma predominante el nombre de Telefónica combinado siempre con alguna otra palabra para no inducir a error al consumidor.

Agrega que sólo a partir de diciembre de 1998, la recurrida C.T.C., comienza a oponerse a todas las solicitudes de inscripción de marcas presentadas por su representada.

Expresa que el 2 de agosto último recibió en su domicilio las nuevas guías telefónicas que prueban la intención de utilizar el término genérico de Telefónica y que el mismo día se anunció en la Compañía que el día 15 de agosto se iniciaría la incorporación de dicha marca como el nuevo nombre de fantasía de CTC.

Más adelante señala que su representada es conocida en las regiones en que opera desde el año 1986, como telefónica o la telefónica, pero que nunca pretendieron inscribir tal nombre por el carácter genérico de la denominación, al contrario de lo que hoy hace la recurrida. Se transcriben párrafos de la oposición que hizo CTC en el año 1989 cuando se pretendió inscribir por Telefónica España S.A. el nombre de Telefónica Chile, los que, en forma sorprendente, señala, son idénticos a los que ahora utiliza para oponerse al registro de marcas pretendido por la recurrente, engañándose a las autoridades y al público consumidor.

Concluye que las recurridas, como se dijo, violentan el artículo 19 Nos 21, 22 y 24 de la Constitución Política, esto es, la libertad económica y el orden público económico, con una competencia desleal alPage 225amparo de una posición dominante de C.T.C. que hará desaparecer del mercado a la actora, sin perjuicio de entender que la otra recurrida discriminó arbitrariamente en su contra al acoger a tramitación la marca Telefónica, no obstante que desestimó una suya de oficio que se encontraba en las mismas condiciones.

Expresa que la conducta de la empresa recurrida está constituida por actos arbitrarios e ilegales, con el solo propósito de apropiarse de hecho de este nombre genérico en perjuicio de las otras empresas del rubro que hay en el mercado.

Termina solicitando que se prohíba a la recurrida C.T.C. de usar el concepto genérico de Telefónica sin algún agregado que la identifique y distinga de las demás, disponiendo a su vez que el otro recurrido deje sin efecto las resoluciones que acogieron a tramitación la marca Telefónica.

A fs. 196 se hizo parte en el recurso la Compañía de Teléfonos de Coyhaique S.A. y a fs. 271 hace lo propio VTR Telefónica S.A. sosteniendo iguales pretensiones que la recurrente.

A fs. 283 y siguientes, evacua el informe de rigor el Departamento de Propiedad Industrial de la Subsecretaría de Economía, expresando que de acuerdo a los artículos 4 y 5 de la Ley 19.039 y 30 del Reglamento respectivo la aceptación a tramitación de las solicitudes de marcas mixtas con la expresión Telefónica y Telefónica Chile, no constituye una concesión del registro, sino un trámite previo de cumplimiento de requisitos formales que dan paso a la eventual formulación de oposiciones, al fallo respectivo y a su apelación ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, de modo que en las actuales instancias de tramitación de las solicitudes resulta impropio un recurso de protección.

A fs. 320 y siguientes, evacua informe respecto de la acción de protección la empresa recurrida Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., solicitando en primer lugar que el recurso sea declarado inadmisible por extemporáneo, ya que habría sido presentado fuera del plazo señalado en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, que regula el procedimiento sobre la materia.

Señala en primer lugar que la recurrente apeló el 6 de julio de 1999 ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial en contra de la resolución que desechó su solicitud de registro de la marca Telefónica Nacional, presentando su recurso de protección el 11 de agosto del mismo año, esto es, 36 días después de habérsele notificado el rechazo de someter a trámite su solicitud de registro de la marca indicada, por lo que el recurso en contra del Departamento de Propiedad Industrial estaría fuera de plazo.

Respecto de la empresa recurrida sostiene que estaría fuera de plazo porque el propio recurso se infiere que los supuestos actos ilegales o arbitrarios se remontan a marzo de 1999, con motivo de las...

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