El sistema indemnizatorio del triple múltiplo en la ley de propiedad industrial
| Autor | Marcelo Barrientos Zamorano |
| Cargo | Magíster en Derecho de la Empresa, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile |
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Artículo recepcionado el 24 de septiembre de 2007, y aprobado para su publicación el 4 de noviembre de 2007. Abogado, Doctor en Derecho con mención "Doctor Europeus", Universidad de Salamanca, España y Universidad de Colonia, Alemania. Magíster en Derecho de la Empresa, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Uno de los mayores inconvenientes a los que se ve enfrentado una persona que intenta una acción de perjuicios en materia de marcas y patentes en el sistema romano-germánico es la exigencia de la prueba acerca de los daños que le ha ocasionado la invasión de su posición de monopolio legal sobre la marca o patente que le pertenece, especialmente en cuanto al lucro cesante.1
Es importante analizar este problema ya que gracias a la ley 19.996 de 11 de marzo de 2005, se han introducido nuevas normas en materia de responsabilidad que han buscado revertir una invariable tendencia jurisprudencial en materia de marcas y patentes en Chile: "la casi nula utilización de la vía civil para obtener la reparación de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la violación de derechos márcanos. "2
Como en todo fenómeno jurídico, no es una sola la causa de la situación descrita, ella por lo pronto pareciera estar ligada en general a situaciones históricas y procesales. Sabida es la dificultad que tienen los tribunales, incluso más allá de la propiedad intelectual, para condenar a resarcirlos eventuales daños causados, si estos no resultan plenamente acreditados.3 Incluso en una materia como la de propiedad industrial esto no es dejado de lado por los sentenciadores, lo que no deja de ser paradójico ya que en infracciones de esta naturaleza pareciera evidente que ellas van acompañadas siempre de algún tipo de daño consustancial a la materia regulada.
No es de extrañar que la incautación de productos y de materiales de fabricación sean en la práctica las casi exclusivas herramientas utilizadas ante atentados al Derecho de propiedad intelectual.4 En esta materia es incluso la situación más crítica ya que en la práctica los procesos penales en la gran mayoría de los casos no terminan en sentencia definitiva, con lo que la discusión y fijación de los perjuicios es prácticamente inexistente.5
En el instituto de las marcas y patentes, tal vez como pocas, exigir la realidad del perjuicio sufrido para reclamar perjuicios resulta casi imposible. Es así por cuanto alude a los ingresos netos, aquellos que surgen una vez descontados los gastos, que pueden ser razonablemente esperados por una persona como el demandante, de conformidad con el normal desarrollo de los acontecimientos. Se hace necesario entonces recurrir a estimaciones de base objetiva. El lucro cesante mismo se muestra como un factor de incertidumbre en el que la prueba no otorga certeza, evaluándose situaciones probables, no posibles.6
La referida ley 19.996, en el ánimo de revertir la situación general descrita anteriormente, modificó la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial (en adelante LPI), al normar la oportunidad de acciones y medidas cautelares específicas en materia civil, atingentes a la acción indemnizatoria. De esta forma, el Estado de Chile cumplió con una de sus obligaciones al suscribir el Acuerdo de Marrakech, que estableció la Organización Mundial de Comercio (OMC). En efecto, en uno de sus anexos se señalan heterogéneas normas sobre propiedad intelectual, denominadas Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).7
La regulación específica sobre la materia de la que nos ocuparemos de ahora en más es la contenida en los artículos 106, 108 y 109 LPI, comprendidos en el Título X "De la observancia de los derechos de propiedad industrial" dentro "de las acciones civiles". Se han incorporado ciertas novedades en la regulación de la indemnización de los daños y perjuicios, sobre todo económicos, derivados de la violación del derecho de marca, algunas de las cuales parecen dirigidas a introducir en ese ámbito específico instrumentos punitivos orientados al castigo del infractor.8
Dentro del marco de la prueba del daño en materia de marcas y patentes, ella se ha visto matizada en los últimos años ya que es fácil advertir una debilitada exigencia de puntual prueba de su producción y realidad. La doctrina "ex re ipsa" ha servido para este propósito. En virtud de ella se entiende que existen ciertos perjuicios, concretas infracciones, q devienen en automáticos y existentes perjuicios, a instancias que la sola comisión de un ilícito determina su existencia, la que se desprende de un necesario agravio a los intereses de la víctima del daño. La citada teoría opera, como es de prever, de forma excepcional y dentro de la carga de la prueba que se impone a quien alega el perjuicio.9
Una idea que debe estar siempre presente en materia de daños y marcas, no es que el uso ilegítimo de derechos de propiedad industrial no produzca daños, sino que estos, por regla general, han de ser probados.
La marca es un bien inmaterial y sobre ella se ejercen derechos abstractos, si ellos resultan dañados, no se están dañando cosas corporales. El daño afecta a uno o más elementos o atributos del derecho sobre la marca. Su extensión está en relación a las facultades de uso, goce y disposición de la marca.10
La situación nos lleva a que todo acto que importe un menoscabo a la exclusividad del uso o goce de una marca envuelve un daño para el titular de la misma. Es una intromisión en la "esfera de exclusividad" que se manifiesta en relación con la marca misma, su ámbito de protección o grupo de productos, servicios y establecimientos que se comprenden en la marca. Se comprende, por lo tanto, la facultad de disposición que le compete al titular de la marca para decidir sobre quiénes pueden explotar la marca.11
La ley chilena pese a regular y acotar las etapas de protección del goce y ejercicio del derecho de marcas de un titular, no impone efectos inmediatos económicos como resultado de la violación de una patente o marca, sino que debe probarse su realidad. La obligación de indemnizar nace entonces ligada a la culpa o negligencia en el comportamiento del infractor y el perjuicio producido.
Cuando se genera un daño en materia de marcas lo que concurre es una afectación a la exclusividad del uso o goce de una marca. Esta puede ser en relación a la marca misma, como asimismo, en relación a su ámbito de protección o a quienes serán las personas que puedan explotar o comercializar la marca respectiva. El uso de la patente será ilegítimo toda vez que se realicen actos de explotación que causen daños que sean demostrables. Es el titular de los derechos de marcas el que deberá probar a fin de obtener el derecho a ser indemnizado. La prueba ha de estar encaminada a demostrar que en el actuar del infractor ha mediado culpa o negligencia.
El lucro cesante es, a no dudarlo, el más difícil de probar enjuicio de los tres conceptos in-demnizatorios básicos que se pueden deducir en el Derecho de daños. La jurisprudencia chilena en este sentido es muy escasa en lo que a concesión de lucro cesante se refiere. 12
En materia de Marcas y Patentes, las legislaciones desde el modelo propuesto por el sistema alemán, se han encargado de señalar diferentes expresiones legislativas para facilitar o aligerar la rigurosidad que frente al otorgamiento del lucro cesante exhiben los sentenciadores.
Al estudiar el lucro cesante como tal se puede advertir que el éxito o fracaso de la acción por el mismo en tribunales resulta del criterio usado por el titular del derecho infringido. En esta materia se ha de distinguir si el actor puede elegir que la indemnización de los perjuicios se determine según las reglas generales o de acuerdo con algunas de las normas previstas en el artículo 108 de la LPI. Si sigue esta última norma, la indemnización puede determinarse:
"a) sobre la base de las utilidades que el titular de la marca haya dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
b) a partir de las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción; o
c) de acuerdo con el precio que el infractor habría tenido que pagar al titular del derecho por la concesión de una licencia, habida consideración del valor comercial del derecho violado y las licencias contractuales que ya se hubiesen concedido. "
¿Es libre la elección de estas alternativas de indemnización por parte del titular del derecho violado? Sí, ya que no tiene en principio que justificar las razones del por qué prefirió una y no las otras. 13
La triple alternativa o cómputo (Dreifache Schadensberechnung) que hemos reproducido de la ley chilena en la materia, tiene su origen en la doctrina jurisprudencial alemana de 1895, conocida como "caso Aristón ", desde donde se copió por prácticamente todas las legislaciones de Marcas y Patentes del mundo romano-germánico, específicamente allí donde hubiera derechos de exclusiva como los de patentes, modelos de utilidad, marcas, modelos, por nombrar algunos.14
Se justifica en nuestra opinión la triple alternativa sólo a la luz de la prueba del...
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